Fuente : www.larepublica.com.co
En efecto, por más que se hayan tomado todas las previsiones razonables, lo máximo que con ellas se logra es minimizar, nunca excluir, el riesgo de una decisión adversa por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y esta incertidumbre está dada por varios factores, los cuales trataremos de abordar sintéticamente. El primero de ellos es el natural grado de subjetividad que se presenta cuando se trata de establecer si dos signos o marcas son o no semejantes en grado de confundibilidad y si los productos y/o servicios que distinguen son o no relacionados. Lo que a unos puede parecer similar, a otros puede parecer diferente. Lo mismo pasa con la relación de productos y servicios. No existen respuestas absolutas y siempre habrá margen para la discusión.
Sin embargo, una práctica que se recomienda para minimizar el riesgo de caer en la causal de irregistrabilidad según la cual no son registrables los signos iguales o similares a marcas anteriormente registradas o solicitadas por terceros para los mismos o similares productos o servicios, es solicitar un certificado de antecedentes fonéticos, el cual compara el signo que se pretende registrar con las bases de datos que maneja la SIC. En estos casos, el único riesgo que se corre es que el criterio de los examinadores de marcas sea diferente al del solicitante que haya considerado que las marcas relacionadas en dicho certificado no guardan ninguna similitud con la pretendida o que los productos o servicios no tienen relación alguna.
Desgraciadamente no ocurre lo mismo, es decir no es posible hacer una comparación previa a través del certificado de antecedentes fonéticos, con otras causales de irregistrabilidad, sobre las que es imposible tener algún control. Nos referimos concretamente a los nombres y enseñas comerciales y a los derechos de autor.
En efecto, según las normas que regulan la materia, no se puede registrar como marca un signo que sea igual o similar a un nombre comercial o a una enseña comercial o que infrinja el derecho de autor de un tercero.
El gran inconveniente que presentan estas causales es que, en razón de la manera como se adquieren los derechos sobre los nombres y enseñas comerciales (por el primer uso en el comercio, sin necesidad de registro), de una parte, y la forma en que se generan los derechos de autor (por el simple acto de la creación de la obra), de otra, no existen ni en la Superintendencia de Industria y Comercio ni en ninguna otra entidad pública o privada, bases de datos de los titulares de nombres y enseñas comerciales, ni de los de derechos de autor, circunstancia que hace que el solicitante de un registro de marca sólo se entere de que su signo estaría infringiendo una de estas figuras, cuando, dentro del trámite de registro, se presente una oposición por el titular del nombre, enseña o derecho de autor que presuntamente se infringiría si se concediera el registro.
